Opposizione registrazione marchio
Tra il deposito e la registrazione di un marchio vi è un intervallo di tempo di circa un anno. Questo lungo periodo ha due funzioni principali:
- Permettere all’Ufficio Marchi di effettuare i controlli sul marchio (es. se contrario alla legge perché contenete una svastica);
- Permettere ai titolari di diritti anteriori di bloccare la registrazione attraverso un Procedimento di Opposizione.
Nel primo caso può aprirsi un contenzioso con l’Ufficio Marchi (cd. Azioni Ufficiali); nel secondo caso si apre il Procedimento di Opposizione.
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Cos’è l’opposizione?
L’opposizione è un procedimento amministrativo con il quale un soggetto c.d. “opponente” richiede il rigetto di una domanda di registrazione. La richiesta può essere totale o parziale (rigetto della domanda di marchio soltanto per alcuni dei prodotti rivendicati).
Un procedimento di Opposizione si configura come una “sfida legale” tra i titolari di due marchi identici e/o simili per il diritto di registrare e/o utilizzare un determinato segno.
L’opposizione ad un marchio di fabbrica è una procedura che si verifica raramente ma può avere un effetto profondo su una domanda di registrazione del marchio.
Requisiti
Molti paesi prevedono la possibilità di opposizione (visita le schede Paesi per maggiori info). Le diverse normative sono spesso simili con lievi modifiche sui termini per la presentazione delle domande e/o i legittimati all’avvio dell’azione. Ciò posto, di seguito sarà riportata una spiegazione della sola Opposizione in Italia il cui procedimento è molto simile a quello previsto in altri paesi.
Il procedimento di opposizione inizia quando un soggetto, già titolare di un marchio, deposita un atto di opposizione presso l’U.I.B.M. poiché ritiene che il suo diritto esclusivo sul suo marchio sia seriamente messo in pericolo da un nuovo marchio depositato ma non ancora registrato.
L’opposizione deve contenere l’indicazione del marchio in pericolo e l’indicazione del marchio che si ritiene lesivo.
L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio lesivo nel Bollettino Ufficiale dei Marchi.
Con il procedimento di opposizione, quindi, un soggetto che possiede diritti preesistenti si oppone alla registrazione di un marchio. Per poter presentare una opposizione è necessario dimostrare che sussista un pericolo di Confusione tra i marchi in conflitto .
L’opposizione può riguardare una sola domanda di marchio e deve contenere – a pena di inammissibilità – l’identificazione del marchio successivo potenzialmente lesivo, l’indicazione dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione ed i motivi su cui si fonda l’opposizione (rischio di confusione/associazione).
Oltre a dimostrare che sussiste un valido motivo per l’opposizione alla registrabilità di un marchio è necessario che l’opponente (cioè colui che avvia il procedimento di opposizione) dimostri di essere legittimato ad opporsi alla registrazione di un nuovo marchio.
Soggetti legittimati a depositare un atto di opposizione
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all' Articolo 8 CPI .
In altre parole, l’opponente deve dichiarare – nell’atto di opposizione – che ha una partecipazione diretta e personale nei risultati del procedimento e che potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio successivo contro cui è presentata opposizione.
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Fasi del procedimento di opposizione
FASE 1 – Deposito dell’Atto di Opposizione
Il procedimento di opposizione ha inizio con il ricevimento dell’atto di opposizione, depositato da un terzo che chiede il rigetto di una domanda di registrazione di un marchio.
L’Atto deve essere depositato entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di marchio che si ritiene lesivo.
FASE 2 – Esame dell’Ammissibilità
L’U.I.B.M. Verifica che l’atto di opposizione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge – se l’opposizione è ammissibile l’Ufficio ne da comunicazione alle parti entro 2 mesi dal termine previsto per la il deposito dell’atto di opposizione.
FASE 3 – Periodo di riflessione
COOLING OFF – Viene dato alle parti un periodo di due mesi per raggiungere un accordo amichevole. Il periodo di C.O. può essere esteso fino a 12 mesi su richiesta delle parti. Se le parti raggiungono un accordo il procedimento si conclude. In caso contrario si passa alla fase 4.
FASE 4 – Fase contraddittoria
Fase Istruttoria – Se le parti non risolvono la controversia nel C.O. si apre il contraddittorio. In questa fase vengono inviate all’ufficio deduzioni/memorie difensive e prove tecniche. Il richiedente ha un termine per presentare le proprie deduzioni (Il termine è fissato dall’ufficio)
FASE 5 – Eventuale Richiesta delle prove d’uso
Prove d’uso – Su istanza del richiedente (colui che ha depositato la domanda di marchio) l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni deve fornire – entro 60 giorni – i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. Se l’opponente non riesce a dimostrare l’uso, l’opposizione decade.
Conclusione del procedimento
Decisione da parte dell’ufficio – Entro 24 Mesi.
L’opposizione può essere considerata un interessante “alternativa” al contenzioso. Mentre attraverso un procedimento ordinario si agisce quando vi è una presunta violazione di un marchio – con l’opposizione si cerca di impedire che la violazione sia posta in essere.
Schema procedimento di opposizione
Domande Frequenti
Quanto costa avere e/o subire un procedimento di opposizione?
Logicamente i costi differiscono se si deposita l’opposizione o se si subisce un procedimento di opposizione.
Ci sono delle tasse che devono essere pagate da colui che avvia il procedimento (opponente) – queste ammontano ad Euro 250,00. Alle tasse devono essere aggiunti i compensi dovuti al professionista che segue la pratica.
Solitamente una opposizione in Italia ha un costo che si aggira tra i 2.000,00 e i 4.000,00 Euro.
Cos’è consigliabile fare per limitare i costi?
Per limitare i costi di un procedimento di opposizione è consigliabile raggiungere un accordo con la controparte durante il periodo di Cooling-off.
Dopo l’opposizione le parti possono fare ricorso?
Si – presso la Commissione Ricorsi. In caso di ricorso dovranno essere versate ulteriori somme. I ricorsi alle opposizioni sono molto rari ma sempre possibili.
Non ho fatto opposizione. Cosa posso fare per difendere il mio marchio?
Nel caso non sia stata avviata l’opposizione entro i termini previsti il titolare del marchio anteriore deve attendere la registrazione del marchio successivo ed agire direttamente presso la magistratura ordinaria.
Se vinco l’opposizione posso richiedere un risarcimento?
Nel procedimento di opposizione l’esaminatore può assegnare tutte le spese alla parte soccombente.
Ho ricevuto un’opposizione.Cosa devo fare?
La cosa migliore è mantenere la calma ed analizzare cosa ci viene contestato e chi ci contesta il diritto anteriore. In base a questi elementi bisognerà valutare la migliore strategia difensiva. In alcuni casi può essere risolto tutto molto velocemente eliminando prodotti/servizi di poco interesse. Comunque quando si riceve un’opposizione è sempre consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati.
Sono titolare di un marchio di fatto. Posso avviare un’opposizione?
Se dopo aver ricevuto un’opposizione ritiro la mia domanda di marchio cosa succede?
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