Contrattualistica

Contratti di cessione e licenza del marchio

L’Art. 23 del CPI stabilisce che il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Un marchio può essere ceduto o dato il licenza.

Con la cessione il titolare del marchio ( Cedente ) rinuncia definitivamente alla titolarità sul marchio a favore di un altro soggetto ( Cessionario ).

Il contratto di licenza invece è un accordo in cui un titolare di un marchio (Licenziante) consente a qualcun altro (Licenziatario) di utilizzare il marchio del licenziante in relazione a prodotti e/o servizi specifici. Attraverso un contratto di licenza, l’imprenditore può estendere la conoscenza del marchio in modo efficace e poco costoso.

Molti prodotti che ci circondano quotidianamente derivano da contratti di licenza – Si pensi, ad esempio, ai 1000 prodotti su cui vengono apposti gli stemmi delle squadre calcistiche (il cd Merchandising ).

Anche se i termini di ogni licenza sono diversi e possono essere negoziati liberamente tra le parti, tutte le licenze devono includere almeno le seguenti disposizioni:

I dati delle parti;
L’identificazione chiara e precisa dei diritti oggetto del contratto (i dati del marchio);
L’indicazione chiara e precisa di tutti i prodotti e/o servizi coperti da licenza;
L’indicazione dei limiti geografici su cui la licenza produrrà i suoi effetti;
L’indicazione chiara e precisa degli standard qualitativi che dovranno essere rispettati dal licenziante onde evitare una perdita di valore generale del marchio. A tal riguardo, un in un contratto, si può anche stabilire che tutto il materiale pubblicitario diffuso dal licenziatario sia, prima della diffusione, sottoposto al vaglio del licenziante;
L’indicazione della tipologia di licenza (esclusiva/non esclusiva);
L’indicazione della data di licenza;
L’indicazione delle modalità di rinnovo;
L’ammontare delle royalty;
L’identificazione chiara e precisa dei diritti oggetto del contratto (i dati del marchio);
L’indicazione delle conseguenze in caso di violazione ed inadempimento.

Tuttavia, ogni contratto può celare diverse insidie!!!

Gli accordi che interessano la Proprietà Industriale sono fondamentali per la massimizzazione del valore del proprio asset immateriale. Il valore di un asset immateriale può essere diminuito a causa di accordi di scarsa qualità. Allo stesso modo, il valore di qualsiasi bene immateriale, può essere migliorato attraverso accordi efficaci, chiari e precisi.

Sottoscrivere un contratto mal predisposto può portare a conseguenze drammatiche come lunghe e costose cause. Su internet è ormai possibile trovare molti modelli ma ogni situazione ha delle caratteristiche peculiari che devono essere prese in considerazione quando si redige un contratto.

Ad esempio, se si richiede una licenza, si deve avere la certezza che il licenziante sia l’effettivo titolare del diritto oggetto del contratto; in caso contrario, si rischia di versare somme a soggetti non titolati e di subire azioni legali da parte degli effettivi titolari.

TutelaMarchio è in grado di fornire un’assistenza strategica completa nella predisposizione di contratti di cessione, licenza e franchising. L’esperienza maturata nel settore della Proprietà Intellettuale consente di indicare al cliente i problemi che potranno sorgere in sede di esecuzione o inadempimento e, quindi, di predisporre le clausole e le condizioni del contratto nel modo più opportuno al fine di offrire una maggiore tutela al cliente. Contattaci via e-mail o chiama il nostro ufficio per prenotare un appuntamento con uno dei nostri consulenti.