I titolari di un marchio registrato possono, a differenza dei titolari di un marchio non registrato, avviare procedimenti di opposizione presso l’UIBM. Inoltre, hanno la possibilità di avviare azioni legali difensive presso la magistratura ordinaria e richiedere misure cautelari. Con la registrazione del marchio si ottiene una data di priorità certa che non dovrà essere provata in sede di giudizio.

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’ordine definitivo di ritiro dal commercio, inibitoria, distruzione dei beni contraffatti, pubblicazione della sentenza, trasferimento dei beni su cui è apposto il marchio, sequestro dei mezzi di produzione e risarcimento del danno.

L’opposizione decade.

Anche in tema di Proprietà Industriale le misure cautelari possono essere richieste solo se – dal protrarsi dell’utilizzo del marchio che si ritiene lesivo – possa ingenerarsi un grave danno per il titolare del diritto anteriore.

No. La normativa italiana prevede che possano avviare un procedimento di opposizione solo i titolari di un marchio depositato e/o registrato,

Si – Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

Stabilire a priori i costi delle azioni difensive è estremamente complesso poiché variano in base alla tipologia di azione ed al paese in cui deve essere effettuata l’azione. Nella pagina Opposizioni è possibile avere una panoramica dei costi di un’opposizione in Italia.

Chiunque può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione. L’UIBM non è tenuto ad inviare nessuna comunicazione a chi deposita una osservazione.

Azioni tutela utilizzo del marchio registrato

Con la registrazione del marchio il titolare acquista il diritto esclusivo di utilizzare il segno ed il diritto di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo esplicito consenso.
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A seconda della diverse tipologie di attacco sono possibili determinate azioni difensive:

l’Avvio e la difesa di Opposizioni

Se il pericolo deriva da un marchio depositato, il titolare del marchio anteriore depositato e/o registrato può avviare azioni di opposizione dinanzi agli Uffici Marchi. L’opposizione è un procedimento amministrativo con cui il titolare di un diritto anteriore richiede il rigetto della concessione del marchio successivo che si ritiene lesivo.

L’opposizione deve essere depositata entro termini perentori – in Italia entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio successivo. Scaduto tale termine si potrà agire solo attraverso azioni giurisdizionali ordinarie. Per questo motivo è preferibile attivare un servizio di sorveglianza in modo da poter attaccare marchi successivi quando l’opposizione è ancora possibile.

Se invece si riceve un’opposizione alla propria domanda di marchio è possibile risolvere la controversia in via bonaria con un accordo, difendere il marchio dimostrando che non vi è rischio di confusione oppure non fare nulla ed attendere la decisione dell’Esaminatore.La decisione viene presa dall’Esaminatore sulla base di una comparazione dei marchi e dei prodotti/servizi. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all’altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione (Euro 250,00) nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento. La decisione può essere impugnata dinanzi alla Commissione Ricorsi.

 Tutela stragiudiziale

Prima di avviare azioni legali è sempre preferibile tentare una risoluzione bonaria della controversia. Si può iniziare con l’INVIO DI UNA DIFFIDA con cui intimare la sospensione immediata della violazione. Nel caso non si raggiunga un accordo si potranno avviare le azioni legali previste dalla normativa. In quest’ultima malaugurata ipotesi – per evitare la [[Convalida]] del marchio lesivo – dovranno essere usati tutti gli strumenti consentiti dalla legge per bloccare l’utilizzo. Quindi, prima di avviare un’azione legale è bene tentare la via dell’accordo stragiudiziale ma, se l’esito delle trattative dovesse essere negativo, è consigliabile agire tempestivamente con gli strumenti a disposizione per evitare la convalida del marchio lesivo.

Se invece si riceve una diffida è bene mantenere la calma analizzare attentamente chi ha inviato la diffida e cosa chiede e – solo in seguito – decidere se replicare, tentare la via dell’accordo o attendere l’avvio dell’azione legale.

In generale, è sempre preferibile raggiungere un accordo per evitare le lungaggini derivanti dalle azioni legali.

Azioni giudiziarie

Quando l’opposizione non è possibile o non si è raggiunto un accordo in via stragiudiziale non rimane che agire per le vie legali. Il titolare di un marchio potrà avviare un’azione di contraffazione o – se l’azione è rivolta contro un marchio depositato e/ registrato – avviare un’azione di nullità. Le azioni legali sono molto lunghe e costose ma, in certi casi, sono l’unico strumento a disposizione per evitare il protrarsi dell’attività lesiva.

TutelaMarchio offre ai propri clienti un servizio di tutela legale dinanzi alle Autorità Giudiziarie Italiane ed Estere. Adottiamo standard organizzativi e qualitativi che garantiscono costantemente strategia, rapidità, efficienza e contenimento dei costi;
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Ricerca marchio registrato, ricerche anteriorità

Per non incorrere in opposizioni alla registrazione del marchio prima di depositarlo è importante assicurarsi che il segno di interesse sia disponibile. Per essere disponibile, un segno, non deve essere identico o fortemente simile ad altro segno già utilizzato per i medesimi beni e/o servizi da voi offerti.
Le ricerche di anteriorità sono l’unico modo per verificare se il segno scelto non viola diritti anteriori.

Per ricevere maggiori informazioni sulla verifica del marchio registrato puoi consultare questa pagina: Ricerca Marchio Registrato