Opposizione alla registrazione del marchio

Opposizione registrazione marchio

Tra il deposito e la registrazione di un marchio vi è un intervallo di tempo di circa un anno. Questo lungo periodo ha due funzioni principali:

  • Permettere all’Ufficio Marchi di effettuare i controlli sul marchio (es. se contrario alla legge perché contenete una svastica);
  • Permettere ai titolari di diritti anteriori di bloccare la registrazione attraverso un Procedimento di Opposizione.

Nel primo caso può aprirsi un contenzioso con l’Ufficio Marchi (cd. Azioni Ufficiali); nel secondo caso si apre il Procedimento di Opposizione.

Cos’è l’opposizione?


L’opposizione è un procedimento amministrativo con il quale un soggetto c.d. “opponente” richiede il rigetto di una domanda di registrazione. La richiesta può essere totale o parziale (rigetto della domanda di marchio soltanto per alcuni dei prodotti rivendicati).

Un procedimento di Opposizione si configura come una “sfida legale” tra i titolari di due marchi identici e/o simili per il diritto di registrare e/o utilizzare un determinato segno.

L’opposizione ad un marchio di fabbrica è una procedura che si verifica raramente ma può avere un effetto profondo su una domanda di registrazione del marchio.

Requisiti


Molti paesi prevedono la possibilità di opposizione (visita le schede Paesi per maggiori info). Le diverse normative sono spesso simili con lievi modifiche sui termini per la presentazione delle domande e/o i legittimati all’avvio dell’azione. Ciò posto, di seguito sarà riportata una spiegazione della sola Opposizione in Italia il cui procedimento è molto simile a quello previsto in altri paesi.

Il procedimento di opposizione inizia quando un soggetto, già titolare di un marchio, deposita un atto di opposizione presso l’U.I.B.M. poiché ritiene che il suo diritto esclusivo sul suo marchio sia seriamente messo in pericolo da un nuovo marchio depositato ma non ancora registrato.

L’opposizione deve contenere l’indicazione del marchio in pericolo e l’indicazione del marchio che si ritiene lesivo.

L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio lesivo nel Bollettino Ufficiale dei Marchi.

Con il procedimento di opposizione, quindi, un soggetto che possiede diritti preesistenti si oppone alla registrazione di un marchio. Per poter presentare una opposizione è necessario dimostrare che sussista un pericolo di Confusione tra i marchi in conflitto .

L’opposizione può riguardare una sola domanda di marchio e deve contenere – a pena di inammissibilità – l’identificazione del marchio successivo potenzialmente lesivo, l’indicazione dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione ed i motivi su cui si fonda l’opposizione (rischio di confusione/associazione).

Oltre a dimostrare che sussiste un valido motivo per l’opposizione alla registrabilità di un marchio è necessario che l’opponente (cioè colui che avvia il procedimento di opposizione) dimostri di essere legittimato ad opporsi alla registrazione di un nuovo marchio.

Soggetti legittimati a depositare un atto di opposizione


a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all' Articolo 8 CPI

In altre parole, l’opponente deve dichiarare – nell’atto di opposizione – che ha una partecipazione diretta e personale nei risultati del procedimento e che potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio successivo contro cui è presentata opposizione.

Fasi del procedimento di opposizione


FASE 1 – Deposito dell’Atto di Opposizione

FASE 2 – Esame dell’Ammissibilità

FASE 3 – Periodo di riflessione

FASE 4 – Fase contraddittoria

FASE 5 – Eventuale Richiesta delle prove d’uso

Conclusione del procedimento

Schema procedimento di opposizione



 

Domande Frequenti

Quanto costa avere e/o subire un procedimento di opposizione?

Cos’è consigliabile fare per limitare i costi?

Dopo l’opposizione le parti possono fare ricorso?

Non ho fatto opposizione. Cosa posso fare per difendere il mio marchio?

Se vinco l’opposizione posso richiedere un risarcimento?

Ho ricevuto un’opposizione.Cosa devo fare?

Sono titolare di un marchio di fatto. Posso avviare un’opposizione?

Se dopo aver ricevuto un’opposizione ritiro la mia domanda di marchio cosa succede?


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