BREXIT – aggiornamenti/comunicato per marchi e design

Conformemente all’accordo di recesso concluso tra l’UE e il Regno Unito (leggere qui le ultime notizie), il Regno Unito ha lasciato l’UE il 1º febbraio 2020.

A decorrere dal 01.02.2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea ed è divenuto un “Paese terzo” L’accordo di recesso prevedeva un periodo di transizione fino al 31.12.2020 . Fino a tale data al Regno Unito si applicava il diritto dell’Unione nella sua interezza.

Dopo la fine del periodo di transizione, cioè dal 01.01.2021, non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari, in particolare i regolamenti (UE) 2017/10017 e (CE) n. 6/20028 . Le conseguenze sano in particolare le seguenti.

– MARCHI DEFINITIVAMENTE REGISTRATI AL 31.12.2020 – Dal 01 Gennaio 2021 tutte le registrazioni del marchio UE (cioè i marchi che abbiano concluso l’iter di registrazione e siano stati definitivamente registrati entro il 31.12.2020) verranno automaticamente clonate nel registro dei marchi del Regno Unito. Nessuna azione dovrà essere intrapresa dai proprietari di marchi per la conversione. Ai titolari dei diritti conferiti da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’accordo di recesso non sarà fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione. Tuttavia, so consiglia di procedere il prima possibile all’assegnazione di un mandatario locale.

– MARCHI NON ANCORA REGISTRATI AL 31.12.2020 – Dal 01 Gennaio 2021 tutte le domande di marchio UE non ancora registrate dovranno richiedere la conversione della domanda presso l’Ufficio Marchi UK. Il termine per procedere alla conversione (con priorità alla data di deposito del marchio UE) è fissata per Settembre 2021. La conversione è facoltativa (il titolare di un marchio UE che non sia interessato ad ottenere tutela ne Regno Unito può semplicemente evitare di procedere alla conversione). Una volta effettuato il deposito in UK, l’Ufficio britannico provvederà nuovamente all’esame della domanda ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta locale da cui decorreranno i tre mesi per le opposizioni.

– MARCHI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO L’UE – L’articolo 56 dell’accordo di recesso impone al Regno Unito di adottare misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che designano l’Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali può comportare il successo dell’azione contro il diritto.

FAQ:

Ho ricevuto un’opposizione al mio marchio UE in data 31.12.2020, cosa succede in UK?
Il titolare di un marchio UE che abbia ricevuto opposizione non deve fare nulla in UK. Tuttavia, se effettuerà la conversione della Sua domanda di marchio, potrebbe ricevere una separata nuova opposizione anche in UK.

Il periodo di transizione può essere esteso?
Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell’accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità

Cosa succede ai marchi Internazionali (WIPO) che designano l’UE (EUIPO)?
I titolari di registrazioni internazionali di marchi e disegni o modelli che hanno designato l’Unione europea prima della fine del periodo di transizione dovranno tener conto del fatto che, decorso detto periodo (quindi fino al 31.12.2020), tali registrazioni internazionali rimarranno valide unicamente negli Stati membri dell’UE

Il mio marchio EUIPO ha ottenuto la registrazione definitiva in data uguale e/o anteriore al 31.12.2020 dovrà subire un riesame da parte dell’Ufficio UK?
No, l’UK non effettuerà nessun controllo ulteriore. Il titolare di un marchio EUIPO registrato in data anteriore e/o uguale al 31.12.2021 diventerà, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile, registrato nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi. Il marchio UK avrà la stessa data di deposito del marchio UE

Il mio marchio UE è stato dichiarato nullo prima del 31.12.2020 cosa succede in UK?
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, se un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo o decaduto o è annullato nell’Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l’ultimo giorno del periodo di transizione (31.12.2020), anche il corrispondente diritto nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o decaduto o annullato (la dichiarazione o la decadenza o l’annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell’Unione). Tuttavia, il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell’Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato non si applichino nel Regno Unito.

Nel caso invece una domanda UE abbia subito opposizione da parte di terzi, non sarà necessario intraprendere nessuna azione nel Regno Unito, tuttavia sarà necessario stabilire se convertire il proprio marchio e quindi essere preparato ad affrontare una autonoma opposizione anche nel Regno Unito.

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